香港商標註冊新法規

香港新商標條例（第 559 章）（以下簡稱「新條例」）將于 2003 年 4 月 4 日正式生效，為香港的商標法例及常規帶來一系列實質和程式方面的轉變。

新條例旨在提高對註冊商標的保障，以及簡化和改善現有的註冊制度。其中的改變包括降低收費、提供多類別申請、廢除商標記錄冊對 A 部和 B 部的劃分、為註冊的有效期和實施電子商貿事宜定下標準、擴大對馳名商標的保障范圍，以及采納更廣闊的商標和商標侵犯的定義。

除了推出新法例，香港知識產權署亦會繼續依據資訊科技外判計畫為公眾提供電子服務，新計畫為知識產權署的人員帶來重大的轉變，他們現可透過電子方式處理商標註冊的申請。知識產權署亦于 2003 年 1 月底推出了網上查閱商標記錄服務，市民可免費使用是項服務，網址為 http://ipsearch.ipd.gov.hk。從前若要查閱商標記錄，非得親身到知識產權署不可，新推出的網上搜尋系統無疑是一項重要的發展。知識產權署在 2004 年亦會進一步推出其他新服務，包括讓大眾選擇以電子方式提交申請、支付申請費用以及與知識產權署人員聯絡。

另一項重要的發展，就是香港知識產權署會公開工作手冊草稿中的多個章節，有關手冊將會成為商標註冊處在審查工作和程式方面，以及在新條例下其他程式的指導手冊。工作手冊會隨時日而作出適當的修訂，以符合法律規則方面的發展。該手冊最初只是審查主任和其他知識產權署人員的參考資料，但從今以后，這套手冊將會為執業人士和公眾提供非常有用的資料。

下文新法例所帶來的幾項主要改變的簡介。

商標的可註冊性

沒有將記錄冊分為兩部

根據舊條例，記錄冊可分為 A 部和 B 部，因此對商標的可註冊性亦實施兩套不同的標準。被視作顯著或與其他買賣商的貨品和服務「適合作出識別」的商標會列入註冊記錄冊 A 部內。任何符合顯著商標的一項或多項類別的商標才具資格在A 部註冊。假如某商標并不足以具備就 A 部而言的顯著性，但與其他買賣商的貨品和服務「能夠作出識別」，則該商標仍具資格在 B 部註冊。

新條例放棄以往的做法，廢除商標記錄冊對 A 部和 B 部的區分，并有效地采用了 B 部的舊有標準作為對某個「商標」的可註冊性的驗證標準。

商標的定義

商標現指任何
（一）能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別并
（二）能夠藉書寫或繪圖方式表述的標志。雖然條例并沒界定何謂「標志」，不過此舉目的是要廣泛地詮釋這個詞語，而這個詞語將會包括一切能夠在市場上起著商標作用的東西。

舊條例要求標記必須包括可以視覺感知的記號，但不包括無形的標記，例如聲音和氣味。新條例則以明文規定，商標可由顏色、聲音、氣味或該等標記的任何組合構成。單一的顏色可註冊成為商標，條件是該標記必須具有識別的能力。能夠予以識別的形狀（即立體）標記，倘受到某些限制，仍可按舊條例註冊。縱使現在可註冊聲音和氣味的商標，但是申請人必須仔細考慮有關藉繪圖方式表述該等標記之規定（見下文）。

假設某標志能夠藉繪圖方式表述，那麼按上文所述，餘下的問題就是該標志「能否與其他貨品或服務作出識別」。根據工作手冊，驗證的標準是：該標志是否讓人能夠識別所有印有這標志的貨物均是來自某相同的企業呢？換言之，該標志能否指出有關商品或服務的來源？如果答案是肯定的，則該標志便屬于一個商標，而知識產權署亦會進一步考慮處理該註冊申請。

可予註冊的推定

新條例一般規定，假如某商標註冊申請看來已符合註冊的要求，則處長必須接納該申請。雖然 1993 年的諮詢文件已預料到這個發展方向，不過英國法例中的有關可註冊的對應條文卻一直被認為過于模糊。英國的法例并沒訂立有關支持或反對商標的可予註冊的推定，而處長若拒絕申請亦無須履行給予理由的責任。知識產權署已在工作手冊內有關拒絕註冊的絕對理由的章節中清楚表示，新條例亦會采用這個做法。

知識產權署在審查商標申請時，可以絕對理由或相對理由提出反對。

拒絕註冊的絕對理由

拒絕註冊的絕對理由一般針對商標本身的缺陷，故此有關商標不得註冊。新法例訂明，假如申請註冊的商標未能符合商標的涵義；欠缺顯著特性；純粹由一般用以指明貨品的質素、數量或其他特性的標志構成；或純粹由在現行的語言或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標志(例如已成為市場上通用的標記)構成，便不得註冊為商標。

不過，即使存在拒絕註冊的絕對理由，也并不代表註冊申請會自動遭到拒絕。商標申請人可證明商標在註冊申請日期前已因付諸使用而實際上具有顯著特性，而推翻該等理由。

拒絕註冊的其他理由包括商標違反道德或法律原則；商標相當可能會欺騙公眾；商標的註冊申請是不真誠地提出的；或商標由國旗、區旗、區徽或它們的設計或式樣所構成等。

拒絕註冊的相對理由

假如某商標與在先註冊商標有所抵觸，知識產權署會提出相對理由反對申請。這在先商標可提出「引用反對」(citation objection)，而未經註冊商標（即等待批核的商標）則可提出有條件的引用反對。事實上，假如已審查的申請遭到有條件反對，該申請會暫停處理，直至較早的註冊申請成功后，則該反對便會成立。此舉有別于舊條例的做法，以往不論該在先商標是正在等待批核抑或經已註冊，亦一律會提出引用反對。

假如某商標（在后商標）與其他商標（在先商標）有所抵觸（在先商標的申請日期或巴黎公約優先權日期一般較在后商標的申請日期為早），有關方面會提出拒絕申請的相對理由。凡符合以下情況的商標不得註冊：

該在后商標與某在先商標相同，而且該在后商標所涵蓋的某些貨品或服務與在先商標所涵蓋的貨品或服務相同；

該在后商標與某在先商標相同，而且該在后商標所涵蓋的某些貨品或服務與在先商標所涵蓋的貨品或服務相類似，以及使用該在后商標所涵蓋的貨品或服務相當可能會令公眾產生混淆；

該在后商標與某在先商標相類似，而且該在后商標所涵蓋的某些貨品或服務與在先商標所涵蓋的貨品或服務相同或相類似，以及使用該在后商標所涵蓋的貨品或服務相當可能會令公眾產生混淆；

該在后商標與某在先商標相同或相類似，而該在后商標所涵蓋的某些貨品或服務與在先商標所涵蓋的貨品或服務并不相同亦不相類似，以及
（一） 該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；
（二） 在無適當因由的情況下使用該在后商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害；以及
（三） 該在先商標的擁有人藉反對註冊的法律程式成功反對該在后商標的註冊申請；或

該在后商標在香港的使用可憑藉保護在營商環境或業務運作中所使用的某個標志的任何法律規則而予以阻止，或憑藉任何在先權利而予以阻止，以及在先標志或在先權利的擁有人藉反對註冊的法律程式成功反對該在后商標的註冊申請，則該在后商標不得註冊成為商標。

假如該在先商標或在先權利的擁有人同意該在后商標的註冊，則該在后商標仍可註冊成為商標，除非註冊處處長認為該在后商標可能對公眾產生混淆。處長在決定這個可能性時會考慮多個因素，包括使用在后商標是否相當可能與在先商標有關連。

在舊條例下，凡處長信納該在后商標曾有誠實的同時使用的情況，或有其他特殊情況，則該在后商標仍可獲得註冊。新條例亦保留了這項條文。

註冊和程式

多類別申請

商標的註冊申請現可涵蓋一個或多個類別的貨品或服務，此舉可讓申請人節省大量時間和成本，以及減低註冊處、執業人士和申請人的行政負擔。第一類別的申請費用為一千三百元（其后的每個類別為六百五十元），已包括刊登公告和註冊的費用。相比在舊條例下每個類別的申請費用均為一千四百元，新收費無疑讓申請人節省不少金錢。而且，以往繳交的申請費用并不包括支付政府印務局接近二千元的刊登公告費，以及額外的政府註冊費用二千元。

從前，商標擁有人得就每個類別分別提交個別的申請，因此亦得就每個類別支付費用。新法例亦采用了 Nice Agreement 下有關貨品服務的國際分類的第 8 個版本。該版本修訂了第 42 類別，并加入了第 43、44 和45 這三個新的類別（亦即把第 42 類別分割為四個類別）。

分開註冊申請

新條例訂立了一項新程式，申請人可于任何時候把某項正在處理的商標註冊分開為二項或以上的獨立申請，而每項申請各自均有一套有關貨品或服務的原來說明書。假如拒絕註冊的理由或註冊的反對只涉及申請所涵蓋的部分貨品或服務，這項程式便發揮了極大的效用。在這情況下，申請人可繼續就沒有被拒絕或反對的貨品或服務進行註冊。

聯繫商標

新法例廢除了有關聯繫商標的概念，以往的聯繫將于 2003 年 4 月 4 日條例生效后無效。根據舊條例，凡任何商標與另一個商標是相同或接近相同、由同一方所擁有或涵蓋相同或相類似的貨品或服務，處長可規定將該等商標註冊為聯繫商標。此舉的一個好處，就是使用一個聯繫商標，即被接受為使用另一個聯繫商標，從而避免以沒有使用為理由而撤銷該註冊。不過唯一的缺點就是擁有人不能分開轉讓該等聯繫商標。

防御商標

新條例繼續提供防御商標的註冊。雖然商標必須在香港極為馳名，新條例并沒規定該商標必須由一個或多于一個新創字，或由一個或多于一個圖樣，或由以上各項組合而組成。假如該商標符合註冊為防御商標的規定， 商標擁有人可就沒有使用或沒有打算就某些貨品或服務而使用的商標而註冊成為防御商標。

集體商標及證明商標

新條例為香港的商標法律引進了集體商標的概念。集體商標一般由企業的成員使用，藉以與其他企業的貨品或服務作出區別。因此，任何擁有商標的組織、團體或機構可把其商標註冊成為集體商標，并可準許其成員使用商標以顯示組織、團體或機構的成員身份。

集體商標并不能證明與該商標有關的貨品或服務，已經由該商標擁有人證明具備某些特質或已達到某些標準（例如貨品或服務的來源、物料、品質或準確性）。相反，這正是證明商標的功能。新條例仍然保留有關概念。

馳名商標

新條例亦延續了對馳名商標的保護。在新條例開始生效以前，馳名商標的擁有人可藉反對註冊的法律程式或關于假冒的法律而受到保障。

在新條例下，有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標的擁有人，在有人于香港使用任何與他的商標相同或相類似的商標，而該使用相當可能會令公眾產生混淆的情況下，該擁有人有權藉強制令限制在香港就該等貨品或服務而使用該商標。假如能夠提出默許抗辯，而且對某商標的真誠使用在 2003 年 4 月 4 日前已開始，該使用者可得到補救，而該等使用亦不會受到影響。

對馳名商標擁有人的提述是指符合以下說明的人士：

任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住于任何巴黎公約國或世貿成員的人；

擁有香港居留權的人；或

在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

此外，如上文所述，商標如與某在先馳名商標相似，這會構成反對註冊的相對理由，而在后商標所涵蓋的貨品或服務并不需與在先商標所涵蓋的貨品或服務「相同或相類似」。

新條例中的其中一個附表載列了一籃子的考慮因素或指引，縱使該等考慮因素或指引并非巨細無遺，而且亦無約束力，但亦有助處長和法庭決定某商標是否馳名于香港。這些指引是以世界知識產組織批準的建議為根據。

此外，馳名商標也可註冊成為防御商標。

兩種法定語文

新條例訂明，就商標的註冊而提交的申請書須采用《基本法》指定的法定語文（即中文或英文）。而在處長席前進行的所有法律程式中，亦須采用該法定語文。這就是說，處長會以該語言去信申請人、向處長提交的文件須以該語言發出，以及所有刊物和註冊亦須以該語言發出。再者，有關向申請提出的反對亦須以法律程式的語言提出，除非各方均同意作出改變，則作別論。大眾在進行商標查閱時需肯定已知悉該商標的中英文名稱。假如文件并不是以其中一種法定語文提交，則必須一併提供把該文件翻譯成該法律程式的法定語文的譯本。

審查期限

新規則就對反對申請而發出的審查報告作出回應一事，訂立了不可延長的時限。不過，立法會在知悉商標執業人士的憂慮和意見后，便建議知識產權署和執業人士團體進一步商討有關問題。雖然知識產權署已對該等討論作出回應，而且其后亦對新規則作出修訂，不過，新規則卻收緊了審查時限，執業人士一般需對處長的註冊要求作出更佳的回應。

申請人須在六個月內對處長發出的第一次審查報告作出回應，作出申述的期限可延長三個月，該申述須證明註冊規定已獲符合或會修訂該項申請。假如處長發出進一步審查報告，申請人將須在三個月內使申請符合規定或可要求進行聆訊。假如出現以下情況，這第二次給予的三個月期限可獲延長：

提出了拒絕該項申請的相對理由，而
（一） 該申請人需要額外時間以取得某有關在先商標擁有人之同意；
（二） 該申請人需要額外時間以取得某有關在先商標擁有人的轉讓；或
（三） 須為完成處理待決撤銷或無效的法律程式給予時間；

申請人需要多點時間準備用以支持其申請的證據；或

存在其他例外情況支援給予延長期限。

在舊條例下，假如註冊申請因政府的延誤而致使在有關的期限內仍未獲接納，知識產權署會要求申請人繼續要求延長期限，并須支付費用。新條例并沒修改這項頗具爭議性的做法。

卸棄、限制及條件

在舊條例下，處長有權絕對接納或是附加如處長認為適宜的條件、修訂、變更或限制而接納某項申請。新條例改變了這個做法，申請人可卸棄對該商標的任何指明要素的專有使用權利，或同意註冊所賦予的權利須受指明的地域性或其他性質的條件或限制所規限。

刊登公告

根據舊條例，假如處長接納了某商標的註冊申請，處長須向申請人給予在政府憲報公佈申請的許可。申請人其后須與政府印務局安排刊登公告事宜。新條例對刊登公告的程式作出了大刀闊斧的簡化。從今以后，知識產權署會直接以電子形式在互聯網上刊登已獲接納的申請。申請人無須再向政府印務局繳付刊登公告的費用，因而可節省不少金錢。

反對時限

新規則訂立了三個月的反對期。假如知識產權署接獲反對該商標註冊申請的通知，申請人須在三個月內向處長提交反陳述。新規則在生效前已再作出修改，把提出反對和反陳述的期限改為兩個月。知識產權署亦同意新規則包括這獨立的兩個月期限，在該次討論中，該署亦同意對審查時限作出修改。

註冊的有效期及續期

在舊條例下，商標會在註冊日期起計的七年內有效，并可于七年期屆滿后申請續期十四年。新條例規定獲註冊的商標會在註冊日期起計的十年內有效，并可于期滿后申請續期十年。

現時的商標如在 2003 年 4 月 4 日之前到期續期，則可獲予續期十四年。舊條例對單一類別註冊所收取的續期費用為四千一百元，新條例的續期費用則為三千元（其后類別的收費為一千五百元）。

合併

在新條例下，同一商標的兩項或以上註冊可合併為單一項註冊，條件是已合併的註冊會提供相同的保護（例如標準商標、防御商標或證明商標）。如同每一項合併的註冊，該合併的註冊亦會受到卸棄、限制及條件所規限。在新條例下， 商標擁有人如要就相同的商標作不同類別的註冊，無須再像從前般提交多個單一類別的申請，而可藉合併該等註冊而省卻大量的續期費用，不過，已合併註冊的註冊日期，會與合併註冊中最早的註冊日期相同，故此，在考慮合併註冊之前必須註意這一點，避免因註冊日期改變而損失專有權利?br>?
相同商標的待決申請倘以相同人士之名義而提交，而假如提交的日期相同，則可合併該等註冊。

因不予使用而撤銷註冊

在舊條例下，某項註冊可因某些理由而從註冊記錄冊除去，這些理由包括商標擁有人已有五年或更長時間沒有真誠地使用該商標。新條例容許因不予使用為由而撤銷商標註冊：該註冊商標的擁有人已在一段至少三年的連續期內沒有真正地就該等貨品或服務而使用該商標，且并沒有能成立的理由不予使用。根據過渡性條文，要求撤銷在 2003 年 4 月 4 日之前已獲註冊的商標可以不予使用為理由，并引用該三年不予使用的期限而提出。

一般而言，「真正」使用與「真誠地」使用的詮釋相去不遠，因此必須以真正的商業使用作為決定性因素。另一方面，「能成立的理由不予使用」預料將與舊條例下解釋不予使用的「行業的特殊情況」的詮釋略有不同。

商標的改動

新條例保留了對待決申請中的商標作出修改的選擇權，申請人如符合特定的條件便可加入適用于申請人的「標記」。換言之，申請人可在符合特定條件的情況下修改待決商標的圖示，以加入某在先註冊商標的圖示。該等修改可加強商標的識別能力。

條例亦容許以其他目的作出修訂，但該等修訂只限于為限制該申請所涵蓋的貨品或服務，改正申請人的姓名或名稱或地址，改正字眼上或抄印上的錯誤，或改正明顯的錯處而作出，而且所作改正須不會對該商標的本質造成重大影響或不會大幅擴展該項申請所涵蓋的貨品或服務的范圍。

商標一經註冊，商標擁有人只可對有擁有人的姓名或名稱或地址的商標作出改動。即使如此，亦只以姓名或名稱或地址的改動不會對該商標的本質造成重大影響為限。在這方面，新條例較舊條例更具約束性。新條例規定，只有不會對該商標的本質造成重大的影響的情況下，才可準許對某註冊商標的圖示作出修訂。

商標的侵犯

新條例透過擴闊對商標侵犯的涵義而對註冊商標擁有人提供較佳的保障。凡符合以下情況：

（1）某商標已就某些貨品或服務而註冊（以下簡稱「註冊貨品或服務」），如就與該等註冊貨品或服務相同的貨品或服務而使用與該商標相同的標記；
（2）某商標已就某些貨品或服務而註冊，如就與該等註冊貨品或服務相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相同的標志，及使用該被指稱侵犯性的標記相當可能會令公眾產生混淆；
（3）某商標已就某些貨品或服務而註冊，如就與該等註冊貨品或服務相同或相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相類似的標記，及使用該被指稱侵犯性的標記相當可能會令公眾產生混淆；或
（4）某商標已就某些貨品或服務而註冊，如就與該等註冊貨品或服務并不相同亦不相類似的貨品或服務而使用與該商標相同或相類似的標記、該註冊商標馳名于香港，而這商標的使用并無適當因由，且對該商標的聲譽構成不公平的利用或造成損害，即屬侵犯該註冊商標。

侵犯性貨品、侵犯性物料、侵犯性物品

新條例載列了一系列對註冊商標構成侵犯的貨品、物料和物品。舉例來說，如任何貨品或其包裝附有任何與註冊商標相同或相類似的標志，而將該標志首次應用時已構成侵犯，則該等貨品屬侵犯性貨品。如任何物料附有任何與該註冊商標相同或相類似的標志，而該物料是用于或擬用于標簽貨品或包裝貨品，且該項使用會構成侵犯該註冊商標，則該物料屬侵犯性物料。

不屬侵犯註冊商標的例外情況

假如某註冊商標的擁有人沒有優先普通法權利，或某註冊商標的使用是按照在工業或商業事宜中的誠實做法作出，并涉及：
（1）任何人使用他自己的姓名或名稱或地址或其業務地點的名稱，他的業務的前任人的姓名或名稱或他的前任人的業務地點的名稱；
（2）使用標志以顯示質素、數量、原定用途或某貨品或服務的其他特性；或
（3）使用該標志以顯示某貨品或服務的原定用途（例如作為附件或零件之用），則不屬侵犯註冊商標。

比較宣傳

在新條例下，只要是按照在工業或商業事宜中的誠實做法的比較宣傳，將不再構成商標侵犯。法庭在決定該商標的使用是否按照誠實做法時，可考慮其認為相關的因素，包括該使用是否對該商標構成不公平的利用、是否對該商標的顯著特性或聲譽造成損害，或該使用是否會欺騙公眾。

商標侵犯的補救

就商標侵犯而可獲得的濟助與舊條例的相同，包括損害賠償、強制令、交出所得利潤形式、交付以及處置侵犯性貨品。

就無理威脅提起 反侵犯法律程式要求濟助

新條例引入了一個提起法律程式的新理由，凡任何人威脅要就某項侵犯商標行為而針對另一人提起訴訟，則該被威脅的人可提起法律程式。如有關註冊商標的擁有人或有權提起法律程式的特許持有人在被威脅的人被威脅后的二十八日內，沒有針對該人提起法律程式，并已盡應盡的努力繼續進行該法律程式，則該感到受屈的人可提起法律程式。該受屈的人可在法院取得以下濟助：表明有關威脅并無充分理據支持的宣佈、制止繼續作出該等威脅的強制令，或就受屈的人因該等威脅而已蒙受的損失而判給的損害賠償。

凡大律師或律師以專業身份代表當事人作出任何作為，均可獲豁免受無理威脅條文的管限。

平行進口（水貨）

新條例澄清了平行進口是合法的行為，因此如就某些已在世界上任何地方推出市場的貨品而使用某註冊商標，而該等貨品是經商標擁有人同意而推出市場的并在其后輸入香港，則該項使用并不侵犯該註冊商標。不過，如貨品在推出市場后其狀況已有改變或已受損，且就該等貨品而使用有關註冊商標會對該註冊商標的顯著特性造成損害，則這項例外情況并不適用。

過渡性安排

新條例一般規定，在2003年4月條例生效前提交和公佈的待決申請會根據舊條例的條文處理（申請鬚根據舊程式進行公告）。舊條例會繼續適用于在 2003 年 4月 4 日之前提交，并在2003 年 4月 4 日或之后公告的申請，除非在該段期間內處長接獲反對該申請的通知和反陳述，則新規則便會適用。處長如未在 2003 年 4月 4 日前就某申請發出書面決定，則該申請會被視作在 2003 年 4月 4 日當日仍然待決。

新條例準許申請人把在 2003 年 4月 4 日當日仍為待決、尚未公告以及并未發出書面決定的申請轉換，并可要求按照新法例的條文考慮該申請，但該等轉換必須在條例生效后六個月內，即 2003 年 10 月 4 日或以前提出。轉換通知是不可撤銷的。經轉換的申請會失去在生效日期六個月之前作出的對優先權的權利要求，并會當作是在生效日期當日提出，雖然新的對優先權的權利要求能以 2003 年 4月 4 日的六個月前提交的優先權申請為根據。經轉換的申請可能會基于拒絕註冊的理由而不得註冊，因為該等申請原本已獲提交。假如依據舊條例的商標審查工作已變得難以進行，申請人可藉轉換申請以采用新條例下對商標所下的較廣闊的定義，或是那較為寬鬆的可註冊性的標準。

按舊條例註冊的現有商標、系列商標以及在舊有記錄冊中關乎卸棄、條件或限制的記項已根據新條例轉移至新記錄冊中。